안녕하세요, 지민특허 박민기 변리사입니다.

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최근 들어, 특허 침해 경고장을 받고 어떻게 대응해야 할지 막막하다는 고객분들이 많습니다.

이런 분들을 위해, 어떤 경우에 특허 침해가 성립하는지 살펴보도록 하겠습니다.

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저희 제품이 특허 침해인가요?

특허 침해란 정당한 권한없이 타인의 특허발명을 업으로서 실시하는 것을 말합니다.

특허 침해가 성립하려면 아래의 요건을 만족해야 합니다.

1) 특허권이 유효하게 존속 중일 것

2) 정당한 권한이 없을 것 (실시권 등)

3) 특허발명의 보호범위 내일 것

4) 업으로서 실시일 것 (생산, 사용, 양도 등)

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실무적으로는, 제조/판매 중인 제품이 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부, 즉 요건 3)이 문제되는 경우가 많습니다.

위의 요건 3)과 관련해 침해 유형도 달라질 수 있는데요, 구체적으로는 다음과 같습니다.

 

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1. 문언침해

특허발명의 보호범위는 특허청구범위(청구항)에 의해 정해지는 바,

청구항에 기재된 모든 구성요소를 그대로 포함하여 실시하는 경우 문언침해가 성립하게 됩니다.

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예를 들어, 청구항 1이 "a+b+c"로 구성되어 있다고 할 때,

제조/판매 중인 제품이 "a+b+c"를 모두 포함하고 있다면, 문언침해에 해당하게 되는 것입니다.

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Q1) 위의 예에서, 새로운 구성 d를 더 포함하여 "a+b+c+d"를 실시하고 있다면 특허 침해일까요?

→ "a+b+c"가 유기적 결합관계를 그대로 유지한채 제품에 포함되어 있는 이상, 새로운 구성 d가 더 추가됐다 하더라도 특허 침해에 해당하게 됩니다. 이를 이용침해라 합니다. 특허발명을 이용했다는 것이지요.

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Q2) 위의 예에서, 구성 b를 조금 변경해서 "a+b'+c"를 실시하고 있다면 어떨까요?

→ 변경된 구성 b'이 b와 실질적으로 동일하다고 볼 만큼 미미한 변경에 불과하다면, 여전히 문언침해에 해당하게 됩니다.

이에 반해, 변경된 구성 b'이 b와 실질적으로 동일하지 않다면 문언침해에는 해당하지 않게 됩니다. 그러면, "a+b'+c"를 제조/판매해도 괜찮은 걸까요? 아닙니다. 이 경우에는 아래에서 설명드릴 균등침해에 해당하는지 여부를 따져봐야 합니다.

 

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2. 균등침해

균등침해란 청구항에 기재된 구성요소 중 일부를 균등한 것으로 치환/대체하여 실시하는 경우를 말합니다.

우리 판례(대법원 2011.09.28. 선고 2010다65818 판결 등)에서 설시하는 균등침해의 요건은 다음과 같습니다.

1) 과제해결원리가 동일할 것

2) 구성요소 치환에 의하더라도, 특허발명과 동일 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것

3) 구성요소 치환이 통상의 기술자에게 자명할 것

4) 침해대상제품이 특허발명의 출원시 공지기술과 동일하거나 용이하지 않을 것

5) 치환된 구성요소가 특허발명의 출원절차를 통해 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것

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예를 들어, 앞선 예와 마찬가지로 청구항 1이 "a+b+c"로 구성되어 있다고 해봅시다.

이 같은 상황에서 제조/판매 중인 제품이 "a+b'+c"를 포함하고 있고, 변경된 구성 b'이 위의 요건에 따라 구성 b의 균등범위 내에 있다면, 균등침해에 해당하게 되는 것입니다.

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Q1) 위의 예에서, 청구항 1의 핵심이 구성 b이고 공지된 경우라면 균등침해가 아닐까요?

→ 기술사상의 핵심이 공지되었다면 과제해결원리의 동일성 범위가 축소될 것인 바, 위의 요건 1)이 충족되지 않을 가능성이 높아지게 됩니다.

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Q2) 위의 예에서, 새로운 구성 d를 더 포함하여 "a+b'+c+d"를 실시하고 있다면 어떨까요?

→ "a+b'+c"가 특허발명의 균등물에 해당하고, 유기적 결합관계를 그대로 유지한채 제품에 포함되어 있는 이상, 새로운 구성 d를 더 추가했다 하더라도 특허 침해에 해당하게 됩니다. 우리 판례(대법원 2001.08.21. 선고 98후522판결 등)은 이를 이용침해로 인정합니다.

 

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3. 간접침해

앞서 설명드린 문언침해와 균등침해는 특허 직접침해에 해당합니다.

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한편, 우리 특허법에서는 직접침해에는 해당하지 않더라도 그대로 두면 특허 침해에 이르게 될 고도의 개연성 있는 소정 행위를 특허 침해로 본다고 규정하고 있는 데요(특허법 제127조), 이를 간접침해라 합니다.

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예를 들어, 앞선 예와 마찬가지로 청구항 1이 "a+b+c"로 구성되어 있을 때, "a+b"를 제조/판매한다면 간접침해가 문제되는 것이지요. 이 때, "a+b"가 오직 특허발명만을 위한 전용품이라면 간접침해에 해당하게 됩니다.

위의 전용품 요건과 관련해, 우리 판례(대법원 2009.09.10. 선고 2007후3356판결 등)은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없을 것을 요구하고 있습니다.

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지금까지 어떤 경우에 특허 침해가 되는지 살펴봤습니다.

다음 편에서는 특허 침해 경고장에 어떻게 대응해야 하는지 알아보도록 하겠습니다.