안녕하세요, 지민특허 박민기 변리사입니다.

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앞선 글에서 어떤 경우에 특허 침해가 성립하는지 알아봤습니다.

이번에는 특허 침해 경고장에 어떻게 대응해야 하는지 살펴보도록 하겠습니다.

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경고장에 어떻게 대응해야 하나요?

이런 상황을 여러 번 겪어보신 분들이면 모르겠지만, 보통은 경고장을 받고 나서 당혹스럽고 걱정스런 마음에 조급해지기 마련입니다. 경고장에 언제까지 회신하라는 문구가 기재되어 있어 그 조급함이 커질 수 밖에 없는 것 같습니다.

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하지만, 조급함은 문제를 해결하는 데 별 도움이 되지 않습니다. 오히려 급하게 대응하다 일을 그르치기도 하지요.

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일단 침착하세요!

합의금 편취를 위한 무작위 경고장 발송도 많고, 생각보다 쉽게 문제가 해결될 수도 있습니다.

 

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1. 사실관계 확인

특허 침해 경고장은 내용증명우편, 이메일 등으로 발송되는 것이 보통입니다.

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경고장을 받으시면, 우선 경고장 내용을 꼼꼼히 확인하여 사실관계를 분명히 파악해야 합니다.

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해당 경고장에 특허번호가 올바로 기재되어 있는지, 제품이 제대로 특정되어 있는지 여부를 꼼꼼히 살펴보셔야 합니다. 간혹 특허번호를 잘못 기재하거나 아예 기재하지 않은 경우도 있는데요, 이런 경우에는 상대에게 확인을 요청하셔야 합니다.

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한편, 경고장에는 회신 기한이 기재된 경우가 많은데요, 법적 효력이 있는 것은 아니므로 기한을 놓치셨다고 걱정하실 필요는 없습니다. 또한, 하루 이틀 내로 빨리 회신하실 필요도 없는데요, 빨리 회신하고 싶으시다면 검토 후 회신주겠다는 약식 회신을 보내셔도 됩니다.

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하지만, 그렇다고 무대응으로 대응하는 것은 바람직하지 않습니다. 문제가 불덩이처럼 커져 예상치 못한 손해를 입을 수도 있으니 말이죠.

 

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2. 특허 침해 여부 판단

사실관계를 파악하셨다면, 과연 내가 특허를 침해하고 있는지 판단해보셔야 합니다.

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특허 침해 여부는 실시중인 제품/방법과 특허 명세서의 청구항을 비교해서 판단하게 됩니다. 자세한 내용은 제가 작성한 이전 글을 참고해보시면 좋을 것 같네요^^

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실시중인 제품/방법이 특허 도면과 다르다는 이유로 침해가 아니라는 고객들이 간혹 계십니다.

물론 특허 도면을 참고해야 하는 건 맞지만, 어디까지나 특허발명의 보호범위는 특허청구범위(청구항)에 기재된 사항에 의해 정해지는 것입니다(특허법 제97조). 따라서, 실시중인 제품/방법이 특허 도면에 도시된 내용과 다르다는 것 만으로는 침해가 아니라고 단정할 수 없습니다. 청구항을 분석해봐야 하는 것이지요.

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침해 여부 판단은 이와 같은 분석은 물론이고, 특허 출원부터 등록까지의 히스토리도 살펴볼 필요가 있습니다.

따라서, 직접 판단하시는 것 보다는 가급적 변리사에게 문의하시는 것이 좋습니다.

 

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3. 대응안 마련

침해 여부에 대한 판단을 하셨다면 이제 경고장에 대응할 차례입니다.

판단 결과에 따라 대응안도 달라지게 되는데요, 케이스별로 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

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(1) 상대방 주장이 부당한 경우 - 비침해

상대에게 특허 침해가 아니라는 회신을 하세요.

구체적 근거(예: 우리 제품에는 특허의 'a'라는 구성이 없다)를 기재해주시면 좋고, 필요한 경우 변리사 의견을 함께 송부하시면 됩니다.

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비침해 회신에도 불구하고 상대방이 계속해서 특허 침해를 주장한다면,

i) 소극적 권리범위 확인심판을 특허심판원에 청구하거나,

ii) 비침해 확인의 소를 법원에 청구하셔서 공적인 판단을 받아보실 수 있으십니다.

또한, iii) 산업재산권분쟁조정위원회에 분쟁 조정을 신청하여 분쟁을 해결하는 방안도 있어요.

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한편, 종국적이고 강력한 분쟁 해결책으로서,

iv) 특허 무효심판을 특허심판원에 청구하는 방안도 있습니다.

특허 무효심판이란 상대방 특허가 잘못 등록된 것이고 무효가 되어야 함을 주장하는 심판을 말합니다. 가령, 새롭지 않은 발명이 특허 등록된 경우 특허 무효심판을 청구할 수 있는 것이지요.

특허 무효심판을 청구하기 위해서는 해당 특허의 무효사유(예: 신규성, 진보성 등)을 검토해보아야 하며, 변리사의 도움을 받아 진행하시는 것이 바람직합니다.

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(2) 상대방 주장이 정당한 경우 - 침해

특허 침해에 해당한다면, 실시권을 획득하시거나(라이센싱 계약 체결), 아니면 제품을 내리시는 수 밖에 없습니다. 물론, 특허 침해 여부를 공적으로 판단 받아보고 싶다 하시면, 위에서 언급한 소극적 권리범위 확인심판이나 비침해 확인의 소를 청구해보시는 것도 방법입니다.

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다만, 특허 침해가 맞는 것 같더라도 스스로 침해를 인정하는 것은 신중을 기해야 합니다. 상대의 입증책임만 덜어주는 꼴이 되고, 불리한 라이센싱 계약을 체결하게 될 수 있습니다. 전략적 협상 진행이 필요한 것이지요.

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한편, 특허법에서는 소정의 경우 유/무상의 법정실시권을 인정하고 있습니다. 타인의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있도록 법에서 정한 권리인 것이지요.

다만, 해당 발명의 내용을 알지 못했다는 등의 '선의'를 기본 요건으로 하는 만큼, 해당 발명을 이미 알면서 제조/판매하셨다면 법정실시권을 인정받으실 수 없다는 점 유의하셔야 합니다.

무상의 법정실시권을 인정받을 수도 있는 만큼, 해당 요건을 꼼꼼히 따져보시는 게 좋습니다.

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마지막으로, 상대방 주장이 정당하더라도 해당 특허에 무효사유가 있다면 특허 무효심판을 고려할 수 있습니다.

이 경우, 특허 무효심판을 청구하지 않고 협상카드로 이용하거나, 혹은 특허 무효심판을 청구하여 분쟁을 종국적으로 해결할 수 있을 것입니다.

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(3) 침해 여부가 불명확한 경우

상대에게 클레임차트 등 구체적 침해 근거를 요청해보세요. 특허 침해의 입증책임은 특허권자에게 있는 게 원칙입니다. 한편, 이 경우에도 특허 무효심판을 청구하여 분쟁을 종국적으로 해결하실 수 있습니다.