안녕하세요, 지민특허 박민기 변리사입니다.

오늘은 미국 특허 제9,113,163호의 IPR(Inter  Partes Review)  심결에 대한  항소심 판결 (2020-1160;  M & K Holdings, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.)을 소개해드리려 합니다.     

본 사건은 미국 특허 제9,113,163호의 IPR(Inter Partes Review) 심결에 대한 항소심 사건으로, 특허 간행물(printed publication) 인정 범위와 진 보성 부정 주장에 신규성 부정 주장도 포함되는지 여부가 주된 쟁점이 되었습니다.

IPR은 미국 특허법 개정(AIA: 2011)에 따라 기존 당사자계 재심사(Inter Partes Reexamination)를 대체하며 도입된 제도인데요,

특허를 무효화시키는 수단으로서 미국에서 활발히 활용되고 있으며, 특히 특허 침해 경고를 받았거나 침해 소송을 제기당한 피의자 입장에서는 매우 강력한 방어방법 중 하나로 알려져 있습니다.

IPR은 특허 등록 후 무효심판인 PGR(Post-Grant Review)과 마찬가지로 특허권자를 제외한 누구든지 청구할 수 있지만, PGR과 달리 특허 간행물에 근거한 신규성 및 진보성만을 청구사유로 삼을 수 있습니다.

 본 사건에서는, 청구사유로서 특허 간 행물 및 진보성 부정 주장의 인정 범위가 주된 쟁점이 되었습니다.

구체적으로,

(1) 특허 간행물의 인정 범 위와 관련하여,

미국 연방항소법원(CAFC)은 참고문헌이 눈에 띄게(prominently) 개시되지 않았더라도 당업자가 합리적 노력을 기울이면 발견할 수 있는 경우 해당 문헌은 특허 간행물로 볼 수 있다고 판시하였습니다.

합리적 노력과 관련하여, 대상 특허의 출원 및 심사 과정에서 나타난 포대(file history)가 전자 이미지 포대 시스템 구축 전에 작성되어 쉽게 접근하기 어려웠음에도 불구하고, 신청 및 수수료 납부를 통해 발급받을 수 있었다는 이유에서 특허 간행물로 인정한 사례도 있습니다.    

생각건대, 특허 간행물인지 여부는 당업자가 용이하게 입수 할 수 있는 지 여부를 기준으로 구체적 사안마다 개별적으로 판단할 문제라 할 것입니다. 특허 간행물 인정 여부는 IPR 결과를 뒤바꿀 수도 있는 만큼, 이에 관한 당사자간의 공방은 계속될 것으로 보입니다. 

(2) 다음으로, 진보성 부정 주장의 인정 범위와 관련하여,

미국 연방항소법원(CAFC)은 IPR 청구인의 진보성 부정 주장 속에 신규성 부정 주장이 포함된 것으로 볼 수 없다고 판시하였습니다.

이 또한 구체적 사안마다 개별적으로 판단할 문제겠으나, 당사자계 무효심판으로서 당사자의 절차권 보장을 고려할 때, 충분하고 합리적인 근거 없이 IPR 청구인의 주장을 확대 해석하는 것은 부당하다는 점에서 납득할 만한 판결로 보입니다.

물론 단순히 진보성 부정 논거에 기대어 신규성 부정 주장을 펼치는 것만으로 얼마나 효과적일지는 의문이나, 대상 특허의 신규성에 대해 전혀 언급하지 않고서는 이에 관한 어떠한 판단도 받을 수 없다는 점에 유의할 필요가 있다 하겠습니다.