안녕하세요, 지민특허 박민기 변리사입니다.

지정상품/서비스업의 범위가 실제 사용 범위보다 넓을 때, 상표 사용의사 인정여부?

상표라 함은 자기의 상품을 타인의 상품과 식별케 하는 표장을 말합니다.

상표 등록을 위해서는 적어도 출원인이 해당 상표를 지정상품/서비스업에 대해 정당하게 사용할 의사가 있어야 합니다.

이는 사용주의 국가인 미국에서도 사용진술서(Statement of Use) 제출의무를 부과하는 등 진정한 상표 사용의사를 요구한다는 점에서 마찬가지라 할 것입니다. 

하지만, 출원인이 영위하고자 하는 상품/서비스업의 범위는 다양한 내·외부적 요인에 의해 변동될 수 있으므로, 가급적 다양한 상품/서비스업을 지정하여 상표 출원을 진행하는 것이 일반적입니다.

품질 오인 및 출처 혼동으로부터 수요자를 보호하고 공정한 상거래 질서를 유지한다는 측면에서, 사용의사가 인정되는 상품/서비스업의 범위를 일률적으로 제한함은 바람직하지 않다 할 것입니다.

관련하여 특허법원에서는 “상표 사용의사는 출원인의 주관적·내면적 의사인 바, 외형적 사정에 의해 객관적으로 결정해야 하고, 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간이 손상될 수 있다”고 판시한 바 있습니다(특허법원 2018.10.5.선고 2017나1810 등).

한편, 영국에서는 Sky 社의 상표 사용의사 및 지정상품/서비스업 범위가 문제된 사건(Sky Ltd & Ors v. Skykick, UK Ltd & Anor [2021] EWCA Civ 1121) 이 있었습니다.

본 사건에서는 Sky 社의 상표 사용의사 및 지정상품/서비스업 범위가 문제되었는데요,

영국 항소법원은 1심 고등법원 판결과 달리 지정상품/서비스업인 ‘컴퓨터 소프트웨어’를 세분화하지 않고 Sky 社가 컴퓨터 소프트웨어와 관련된 영역에서 상표를 사용하고 있기 때문에 출원인의 부정한 목적을 찾을 수 없다고 판시한 바 있습니다. Sky 社의 기업 규모나 사업 현황을 고려할 때, 수요자 기만의 우려가 없다고 본 것입니다.

본 판결에 따르면, 사용의사가 인정되는 상품/서비스업의 범위는 해당 상표를 둘러싼 구체적 사업 현황이나 거래 실정 등에 따라 달라질 수 있음에 유념할 필요가 있습니다.

이는 우리나라에서도 마찬가지라 할 것인데요,

상표 출원을 준비 중인 국내 기업들은 위와 같은 제반 사정에 비추어 예측 가능한 사업 범위 내에서 출원 상품/서비스업을 지정해야 할 것입니다.

또한, 타인의 대상 상표와 저촉 우려 있는 상표를 사용하고자 하는 제3자는, 대상 상표의 실사용 태양은 물론이고 위와 같은 제반 사정을 고려하여, 상표 선정 및 분쟁 대응에 있어 만전을 기할 필요가 있다 하겠습니다.